A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo referido acórdão, publicado em 21/09/18, manifestou-se por unanimidade pela possibilidade de penhora de marca para a garantia de créditos em processo de execução mesmo na hipótese de transferência de titularidade, entre as partes, mediante a assinatura do documento de cessão e transferência, pois o ato só produz efeitos perante terceiros depois da averbação e consequente publicação na Revista de Propriedade Industrial, tendo em vista que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão oficial para análise de direitos relativos à propriedade industrial.
Dispõe a mencionada decisão:
“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.
2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, consequentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial.
3. A Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 137, de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação.
4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida.”